Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu trí tuệ (SHTT) là việc chủ sở hữu “cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng” một hoặc nhiều đối tượng SHTT“thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình”[1]. Tại Việt Nam, theo số liệu thống kê của Cục SHTT, nhãn hiệu là đối tượng của quyền SHCN được li-xăng nhiều nhất so với các đối tượng SHCN khác[2]. Xuất phát từ chức năng của mình, nhãn hiệu luôn có một mối liên hệ mật thiết với uy tín của doanh nghiệp. Do đó, điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (hợp đồng li-xăng) đóng vai trò quan trọng để chủ sở hữu có thể đảm bảo được chất lượng hàng hoá/dịch vụ sản xuất/cung ứng bởi bên nhận li-xăng nhãn hiệu. Bài viết phân tích: (i) mối liên hệ giữa chất lượng hàng hoá/dịch vụ với nhãn hiệu và uy tín của doanh nghiệp; (ii) vấn đề kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu; (iii) điều khoản kiểm soát chất lượng trong pháp luật Liên minh châu Âu và bài học kinh nghiệm về vấn đề này.
Ảnh minh họa: (Nguồn internet)
1. Mối liên hệ giữa chất lượng hàng hoá/dịch vụ với nhãn hiệu và uy tín của doanh nghiệp
Nhãn hiệu “là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”
[1]. Nhãn hiệu luôn có một chức năng cơ bản là giúp khách hàng phân biệt được hàng hoá/dịch vụ của các nhà sản xuất/cung ứng khác nhau, bằng việc thông tin đến khách hàng về chủ sở hữu của hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu. Thông qua nhãn hiệu, khách hàng có thể biết được các hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu thuộc về một chủ sở hữu nhất định, mặc dù không cần biết chính xác mọi thông tin về chủ sở hữu. Ví dụ, nhãn hiệu “Honda” được gắn liền với nhãn hiệu của nhiều dòng sản phẩm khác nhau của công ty Honda như: dòng sản phẩm xe gắn máy SH, PCX, Air Blade, Lead, Wave,… dòng sản phẩm xe hơi Civic, Accord, CR-V… Thông qua một thời gian dài khẳng định vị thế của mình trên thị trường, nhãn hiệu Honda cùng với từng nhãn hiệu cho mỗi dòng sản phẩm của mình đã có một vị trí vững chắc trong lòng tin của khách hàng. Khi khách hàng tiếp cận với các sản phẩm có gắn nhãn hiệu Honda, họ sẽ biết được Honda là chủ sở hữu của nhãn hiệu gắn trên những sản phẩm đó. Mặc dù họ có thể không biết rõ một số thông tin chi tiết của “chủ sở hữu nhãn hiệu Honda” này như chức năng đầy đủ của công ty là gì, mang quốc tịch nước nào… song nhờ vào nhãn hiệu, họ hoàn toàn có thể phân biệt được các sản phẩm này với sản phẩm khác gắn nhãn hiệu Suzuki, Yamaha… Đây cũng được xem như một điều kiện tiên quyết để nhãn hiệu được bảo hộ theo hệ thống pháp luật SHTT - khả năng phân biệt. Nhờ vào bản chất này, nhãn hiệu luôn có mối liên hệ mật thiết với uy tín của chủ sở hữu cũng như chất lượng của hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu. Chất lượng của sản phẩm/dịch vụ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh tiếng của chủ sở hữu thông qua nhãn hiệu. Mối liên hệ này được thể hiện dưới các khía cạnh sau:
Thứ nhất, chất lượng của sản phẩm/dịch vụ gắn liền với sự tồn tại của nhãn hiệu. Khác với tên thương mại luôn có chức năng giúp phân biệt cơ sở kinh doanh khác nhau, nhãn hiệu thường chỉ giúp phân biệt hàng hoá/dịch vụ của các nhà sản xuất/cung ứng khác nhau. Khách hàng lựa chọn hàng hoá/dịch vụ gắn nhãn hiệu về cơ bản là do họ tin tưởng vào nhãn hiệu gắn liền với hàng hoá/dịch vụ đó. Một nhãn hiệu khi vừa mới xuất hiện trên thị trường sẽ không nhận được nhiều sự quan tâm từ khách hàng, song qua quá trình kinh doanh, khi doanh nghiệp khẳng định được uy tín của sản phẩm/dịch vụ, sẽ khẳng định vị trí của nhãn hiệu của mình, thì nhãn hiệu đó có chỗ đứng vững chắc trong khách hàng. Danh tiếng của doanh nghiệp thể hiện qua nhãn hiệu được xây dựng bởi lòng tin của khách hàng đối với hàng hoá/dịch vụ sau một thời gian kiểm nghiệm và công nhận. Lòng tin này của khách hàng có được là dựa vào chất lượng của hàng hoá/dịch vụ được sản xuất/cung ứng có đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của khách hàng hay không. Nói cách khác, chất lượng của sản phẩm thoả mãn được nhu cầu của khách hàng chính là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của nhãn hiệu. Khi chất lượng hàng hoá/dịch vụ được duy trì và cải thiện, nhãn hiệu gắn liền với hàng hoá/dịch vụ sẽ càng có vị trí trong sự lựa chọn của khách hàng và vị thế trên thị trường. Ngược lại, khi chất lượng hàng hoá/dịch vụ thay đổi theo chiều hướng xấu và không thoả mãn được yêu cầu của khách hàng đối với sản phẩm gắn nhãn hiệu, nhãn hiệu đó cũng sẽ không còn được lựa chọn và dần dần sẽ không thể tồn tại trên thị trường. Do đó, có thể nói, chất lượng hàng hoá/dịch vụ chính là nền tảng cho sự tồn tại của một nhãn hiệu.
Thứ hai, nhãn hiệu luôn đại diện cho uy tín, danh tiếng của chủ sở hữu. Như đã phân tích, nhãn hiệu luôn có chức năng thông tin đến khách hàng về chủ sở hữu nhãn hiệu. Do đó, một nhãn hiệu được khách hàng tin dùng cũng đồng nghĩa với việc chủ sở hữu nhãn hiệu đó có vị thế, uy tín trên thị trường. Khi lòng tin của khách hàng đặt vào nhãn hiệu không còn, danh tiếng và uy tín của chủ sở hữu cũng bị ảnh hưởng. Khách hàng lựa chọn sản phẩm dựa vào nhãn hiệu, chính vì vậy, chỉ khi khách hàng hài lòng với nhãn hiệu thì mới có thể tạo nên vị thế của doanh nghiệp trên thương trường. Do đó, doanh nghiệp luôn cố gắng khẳng định và duy trì danh tiếng của mình thông qua sự tồn tại và phổ biến của nhãn hiệu do mình sở hữu trên thương trường.
Chính vì vậy, chất lượng hàng hoá/dịch vụ luôn là yếu tố doanh nghiệp cần quan tâm để duy trì được uy tín, danh tiếng của mình thông qua sự đánh giá của khách hàng đối với nhãn hiệu gắn liền với hàng hoá/dịch vụ đó. Chất lượng hàng hoá/dịch vụ giúp cho doanh nghiệp có thể khẳng định uy tín của mình thông qua danh tiếng của nhãn hiệu; ngược lại, danh tiếng của nhãn hiệu cũng luôn là một động lực thúc đẩy doanh nghiệp duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu, sự kỳ vọng và niềm tin của khách hàng dành cho sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu. Mặt khác, do nhãn hiệu chỉ có thể thông tin cho khách hàng biết rằng hàng hoá/dịch vụ gắn nhãn hiệu là thuộc về một chủ sở hữu nhãn hiệu chứ không bộc lộ hết thông tin về chủ sở hữu đó nên có thể nói rằng, nhãn hiệu là công cụ hữu hiệu giúp khách hàng nhận biết được một cách nhanh chóng tất cả các sản phẩm gắn nhãn hiệu là thuộc về một chủ sở hữu nhãn hiệu mà khách hàng tin dùng. Do đó, chỉ cần khách hàng mất đi lòng tin vào nhãn hiệu vì không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng sản phẩm, thì toàn bộ sản phẩm gắn nhãn hiệu tương tự của chủ sở hữu cũng mất đi uy tín nhanh chóng. Chính vì vậy, để duy trì uy tín của mình cũng như của nhãn hiệu, chủ sở hữu luôn không thể lơ là trong việc kiểm soát chất lượng hàng hoá/dịch vụ có gắn nhãn hiệu của mình. Trong khi đó, hàng hoá/dịch vụ có thể được gắn nhãn hiệu của chủ sở hữu thông qua việc chính chủ sở hữu là nhà sản xuất/cung ứng, hoặc do một chủ thể khác sản xuất/cung ứng dưới sự cho phép của chủ sở hữu thông qua một hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Vì vậy, điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu giữ vai trò rất quan trọng trong việc gìn giữ và nâng cao uy tín cho nhãn hiệu cũng như cho chủ sở hữu của nhãn hiệu đó.
2. Vấn đề kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu
Việc kiểm soát chất lượng hàng hoá/dịch vụ gắn nhãn hiệu của mình luôn là mục tiêu cần duy trì của chủ sở hữu. Thông thường, việc kiểm soát chất lượng hàng hoá/dịch vụ do chính chủ sở hữu nhãn hiệu sản xuất/cung ứng không phải là việc quá khó khăn. Tuy nhiên, trong trường hợp chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng li-xăng, chủ sở hữu thường không thể có đủ thời gian và điều kiện để thường xuyên kiểm soát chất lượng của sản phẩm/dịch vụ gắn nhãn hiệu của mình được sản xuất/cung ứng bởi bên nhận chuyển giao theo hợp đồng. Do đó, trong trường hợp này, một điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng sẽ giúp chủ sở hữu kiểm soát tốt chất lượng của hàng hoá/dịch vụ được sản xuất/cung ứng bởi người khác nhưng mang nhãn hiệu của mình. Sự kiểm soát này có thể thể hiện thông qua hai cách thức:
Thứ nhất, chủ sở hữu có thể kiểm soát trực tiếp chất lượng của sản phẩm/dịch vụ ở giai đoạn sản xuất/cung ứng theo hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Cụ thể, bên chuyển giao sẽ yêu cầu bên được chuyển giao buộc phải áp dụng phương thức, công nghệ sản xuất của mình hoặc mua những nguyên vật liệu cần thiết cho việc sản xuất/cung ứng sản phẩm/dịch vụ từ các nguồn cung ứng do bên chuyển giao chỉ định (thường là chính chủ sở hữu hoặc các nhà cung ứng mà chủ sở hữu đã biết và tin tưởng về chất lượng). Phương thức này thường liên quan mật thiết đến một loại “điều khoản đi kèm” - điều khoản
tie-in. Điều khoản
tie-in đặt ra nghĩa vụ buộc bên được chuyển giao phải độc quyền mua các sản phẩm hoặc các nguyên liệu cần thiết cho sự khai thác quyền SHTT được chuyển giao
[2] do bên chuyển giao hoặc những bên do chủ sở hữu chỉ định cung ứng. Trên thực tế, điều khoản
tie-in thường bị xem là nội dung không được phép thoả thuận trong hợp đồng li-xăng quyền SHCN vì các lý do:
Một là, điều khoản tie-in thường sẽ hạn chế khả năng của bên nhận li-xăng trong việc lựa chọn đối tác thương mại. Về nguyên tắc, doanh nghiệp luôn có quyền lựa chọn đối tác cho mình dựa vào quan hệ thương trường cũng như qua các cuộc đàm phán, đấu thầu... Thông qua đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn được một hoặc nhiều đối tác phù hợp, có thể đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của doanh nghiệp với một mức giá thoả thuận phù hợp với mỗi bên. Trong khi đó, nếu chủ sở hữu yêu cầu bên nhận li-xăng chỉ được phép giao dịch với chính chủ sở hữu hoặc với một số nhà cung ứng được chỉ định thì lúc này, bên nhận li-xăng không còn quyền lựa chọn đối tác kinh doanh thích hợp với mình một cách tự do nữa. Điều này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến công việc kinh doanh của bên nhận li-xăng, bởi nó có thể ảnh hưởng đến quan hệ trên thương trường của doanh nghiệp cũng như đặt doanh nghiệp vào tình trạng bất lợi.
Hai là, từ việc hạn chế khả năng lựa chọn đối tác kinh doanh của bên được chuyển giao, điều khoản tie-in này có thể đặt bên được chuyển giao vào những giao dịch bất lợi về giá cả. Do nghĩa vụ ràng buộc bởi điều khoản tie-in, doanh nghiệp nhận li-xăng rất dễ bị đối tác (là chính bên chuyển giao hoặc một nhà cung ứng do bên chuyển giao chỉ định) ép giá cũng như đặt vào các vị thế bất lợi khác trong giao dịch. Bởi lẽ, trong mọi hoàn cảnh, bên được chuyển giao không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc mua nguyên liệu, sản phẩm từ bên chuyển giao hoặc từ các nhà cung ứng chỉ định. Điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của bên được chuyển giao cũng như ảnh hưởng xấu đến khách hàng. Nguyên do là vì giá cả nguyên vật liệu lớn sẽ dẫn đến giá thành sản phẩm bị nâng lên cao. Trong trường hợp đó, khách hàng sẽ gặp bất lợi về giá cả nếu muốn mua sản phẩm mình mong muốn. Khi đó, doanh nghiệp sẽ bị đặt vào vị thế bất lợi trong khả năng cạnh tranh về giá với các đối thủ khác. Ngược lại, nếu giữ nguyên giá thành thì doanh nghiệp lại khó có thể thu được lợi nhuận thích đáng.
Ba là, từ hai hậu quả trên, điều khoản
tie-in này có thể bóp méo thị trường cạnh tranh, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế, quyền lợi của người tiêu dùng cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được chuyển giao
[3].
Do điều khoản tie-in có thể có những tác động tiêu cực kể trên, trên thực tế, pháp luật hầu như không cho phép các bên thoả thuận quy định loại điều khoản này trong hợp đồng li-xăng. Pháp luật Việt Nam tại điểm c Khoản 2 Điều 144 Luật SHTT có quy định: “Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây: (…) (c) Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định (...)”
Nội dung loại điều khoản “hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền” được thể hiện tại quy định này chính là bản chất của điều khoản tie-in.
Pháp luật Liên minh châu Âu tuy không đề cập rõ ràng đến nội dung điều khoản
tie-in, song tại Khoản 1 Điều 101 Hiệp ước về Chức năng của Liên minh châu Âu có quy định: “các bên không được phép có những thoả thuận gây ảnh hưởng xấu đến thị trường nội địa như ngăn cản, hạn chế hoặc bóp méo thị trường cạnh tranh nội địa”, trong đó có bao gồm “hành vi phân chia thị trường hoặc nguồn cung ứng”
[4]. Ở đây, “nguồn cung ứng” có thể hiểu là nguồn cung ứng hàng hoá hoặc nguyên vật liệu sản xuất… Trong khi đó, như đã phân tích, điều khoản
tie-in trong hợp đồng li-xăng có thể gây những ảnh hưởng xấu đến thị trường cạnh tranh. Do đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 101 Hiệp ước này, điều khoản
tie-in là nội dung các bên không được phép thoả thuận.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trong mọi trường hợp, các bên không được phép đưa điều khoản
tie-in vào hợp đồng màvẫn có những ngoại lệ, theo đó cho phép các bên thoả thuận điều khoản tie-in nói chung và trong trong hợp đồng li-xăng nói riêng trong trường hợp
nhằm mục đích kiểm soát chất lượng sản phẩm/dịch vụ. Theo quy định của pháp luật EU, miễn là vấn đề kiểm soát chất lượng và điều khoản
tie-in: (i) có liên hệ mật thiết với bản chất của nhãn hiệu - đối tượng chính của thoả thuận về li-xăng nhãn hiệu, và; (ii) cần thiết để duy trì uy tín, sự tồn tại của nhãn hiệu, thì những nội dung này sẽ nằm ngoài phạm vi của Điều 101(1) Hiệp ước về Chức năng của Liên minh châu Âu
[5]. Điều này được lý giải dựa trên một thực tế là chất lượng của nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm, đặc biệt là với những sản phẩm cần được sản xuất từ những nguyên liệu đặc biệt, đặc trưng. Thông thường, chủ sở hữu thường mong muốn duy trì chất lượng sản phẩm hàng hoá sản xuất theo hợp đồng li-xăng bằng cách quy định nghĩa vụ ràng buộc bên nhận li-xăng phải mua một số lượng nguyên liệu hoặc vật liệu thô nhất định từ chính chủ sở hữu hoặc từ nguồn cung ứng chỉ định. Nếu những ràng buộc này là đặc biệt quan trọng và cần thiết để khai thác một cách “thích đáng và hợp lý” nhãn hiệu, thì điều khoản
tie-in khi đó sẽ được coi là phù hợp với quy định của Điều 101(1) Hiệp ước về Chức năng của Liên minh châu Âu
[6]. Nguyên tắc này được ghi nhận trong hai án lệ của Liên minh châu Âu là vụ việc
Campari[7] và vụ việc
Moosehead/Whitbread[8] (xem box).
Box. Án lệ Campari là về một hợp đồng li-xăng sản xuất sản phẩm giải khát nổi tiếng mang nhãn hiệu Campari. Trong hợp đồng li-xăng, bên nhận li-xăng bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo điều khoản tie-in: (i) thu hẹp phạm vi nguồn nguyên liệu, theo đó chỉ được sản xuất thức uống này từ các loại thực vật đặc biệt có khả năng đảm bảo và duy trì chất lượng của sản phẩm; (ii) mua chất hoá học Albumin và loại cam chua đặc biệt từ nhà cung ứng do chủ sở hữu chỉ định để đảm bảo được chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn; (iii) mua phẩm màu và các hỗn hợp thực vật từ chủ sở hữu. Uỷ ban Cộng đồng châu Âu nhận định các nghĩa vụ này xuất phát từ một “nỗi lo hợp pháp” (legitimate concern) của chủ sở hữu liên quan đến việc mong muốn đảm bảo sản phẩm sản xuất theo hợp đồng li-xăng nhãn hiệu sẽ có cùng chất lượng y như sản phẩm do chính chủ sở hữu sản xuất, do đó, các điều khoản tie-in trong hợp đồng này được coi là hợp pháp.
Án lệ Moosehead/Whitbread là về hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và bí mật kinh doanh liên quan đến việc ủ sản xuất bia mang nhãn hiệu Moosehead giữa nhà máy sản xuất bia Moosehead quốc tịch Canada và một nhà máy của Anh. Trong hợp đồng này có quy định nghĩa vụ của bên nhận li-xăng phải mua men bia (yeast) từ chủ sở hữu - nhà máy sản xuất bia Moosehead hoặc từ các nhà cung ứng do chủ sở hữu chỉ định. Uỷ ban Cộng đồng châu Âu nhận định thoả thuận điều khoản tie-in này không vi phạm pháp luật bởi nó cần thiết để đảm bảo chất lượng của sản phẩm bia Moosehead khi được sản xuất bởi bên nhận li-xăng.
Tại điểm c Khoản 2 Điều 144 Luật SHTT Việt Nam cũng có quy định tương tự. Theo đó: “Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền sau đây: (…) (c) Buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp”.
Quy định trên cho thấy, miễn là điều khoản tie-in nhằm “mục đích đảm bảo chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp”, các bên hoàn toàn có thể thoả thuận về nội dung này trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu của mình.
Thứ hai, chủ sở hữu có thể đặt sự kiểm soát trên sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu của mình trong trường hợp li-xăng thông qua việc đưa ra các điều kiện, yêu cầu về chất lượng kiểm duyệt để sản phẩm/dịch vụ sản xuất theo hợp đồng li-xăng được đưa ra thị trường. Có nghĩa là, thậm chí chủ sở hữu không yêu cầu bên được chuyển giao phải áp dụng phương thức sản xuất của mình hoặc mua những nguyên vật liệu từ những nhà cung ứng chỉ định, thì chủ sở hữu vẫn có thể đảm bảo quyền lợi của mình bằng cách đưa ra yêu cầu kiểm soát chất lượng của sản phẩm/dịch vụ trước khi chúng được đưa ra thị trường. Những điều kiện, yêu cầu về chất lượng này có thể được xây dựng dựa trên chính khuôn mẫu hàng hoá/dịch vụ được sản xuất/cung ứng bởi chủ sở hữu. Việc đề ra các yêu cầu này tạo điều kiện cho bên được chuyển giao linh động hơn trong việc tìm đối tác cung cấp nguyên liệu cần thiết để sản xuất/cung ứng hàng hoá/dịch vụ, phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của mình; đồng thời cũng vẫn đảm bảo được hàng hoá/dịch vụ do bên nhận li-xăng sản xuất luôn duy trì được chất lượng như chính hàng hoá/dịch vụ nguyên gốc (do chủ sở hữu sản xuất/cung ứng).
3. Điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu theo pháp luật Liên minh châu Âu và pháp luật Việt Nam
Trong hệ thống pháp luật của Cộng đồng Liên minh châu Âu, nhãn hiệu và các vấn đề có liên quan (bao gồm li-xăng) được điều chỉnh chủ yếu bởi Chỉ thị của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu số 2008/95/EC về việc thống nhất quy định của các quốc gia thành viên về nhãn hiệu và Quy chế của Hội đồng Liên minh châu Âu số 207/2009 về Nhãn hiệu cộng đồng
[9]. Trong khi đó tại Việt Nam, nhãn hiệu được quy định chung với các đối tượng quyền SHTT khác như sáng chế, quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp… trong một đạo luật thống nhất - Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Điều khoản kiểm soát chất lượng sản phẩm/dịch vụ được sản xuất/cung ứng theo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thường được quy định trong hợp đồng li-xăng sản xuất/cung ứng sản phẩm/dịch vụ hoặc hợp đồng nhượng quyền thương mại. Trong hợp đồng phân phối, bên nhận li-xăng chỉ thực hiện quyền phân phối lại sản phẩm mang nhãn hiệu, có nghĩa là sản phẩm mang nhãn hiệu vẫn được sản xuất bởi chủ sở hữu, do đó chất lượng hàng hoá mang nhãn hiệu là do chủ sở hữu chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này, giữa hành vi phân phối sản phẩm của bên được chuyển giao với chất lượng của sản phẩm không có mối liên hệ về bản chất. Do đó, ở loại hợp đồng này này, không xuất hiện vấn đề kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Dựa vào tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng đối với sự tồn tại của nhãn hiệu và uy tín của doanh nghiệp, vấn đề này thường được đề cập trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu trên thực tế. Theo quy định của điểm (e) khoản (2) Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC của Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu cũng như điểm (e) khoản (2) Điều 22 Quy chế 207/2009 Hội đồng Liên minh châu Âu về Nhãn hiệu cộng đồng, điều khoản về kiểm soát chất lượng được xem là nội dung cơ bản và cần thiết trong nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Cụ thể, các điều luật này quy định: Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể viện dẫn các quyền có được từ nhãn hiệu đó để chống lại bên nhận li-xăng trong trường hợp bên nhận li-xăng vi phạm bất cứ quy định nào trong hợp đồng li-xăng liên quan đến các vấn đề về thời hạn, loại hình cách thức sử dụng nhãn hiệu, phạm vi sản phẩm/dịch vụ được gắn nhãn hiệu, phạm vi lãnh thổ sử dụng nhãn hiệu và
vấn đề về chất lượng sản phẩm/dịch vụ được sản xuất/cung ứng bởi bên nhận li-xăng[10]. Theo quy định của pháp luật Liên minh châu Âu, thoả thuận này trong hợp đồng li-xăng được xem là cơ sở nền tảng cho bất cứ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng li-xăng liên quan đến vấn đề chất lượng sản phẩm/dịch vụ có nguy cơ gây ảnh hưởng đến uy tín của chủ sở hữu. Về nguyên tắc, những nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu được liệt kê tại Khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC và Khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 không phải là nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng li-xăng, cũng không phải là những nội dung được liệt kê theo tính chất ví dụ tham khảo, mà là những nội dung quan trọng cần có trong hợp đồng li-xăng để có thể sử dụng làm căn cứ viện dẫn để giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có) có liên quan sau này
[11]. Ví dụ, trong trường hợp các bên không thoả thuận về điều khoản kiểm soát chất lượng, hợp đồng li-xăng giữa các bên vẫn không bị ảnh hưởng về hiệu lực, vì pháp luật không bắt buộc các bên phải có nội dung này trong hợp đồng. Tuy nhiên, trong trường hợp sau này có phát sinh tranh chấp liên quan đến vấn đề chất lượng sản phẩm/dịch vụ sản xuất/cung ứng bởi bên nhận li-xăng, các bên không thể viện dẫn hợp đồng làm căn cứ để ràng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của bên kia.
Khác với cách quy định của pháp luật Liên minh châu Âu, cách quy định của pháp luật Việt Nam về các nội dung của hợp đồng li-xăng không thực sự rõ ràng. Cụ thể, Khoản 1 Điều 144 Luật SHTT quy định, nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây: (a) tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền; (b) căn cứ chuyển giao quyền sử dụng; (c) dạng hợp đồng; (d) phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ; (đ) thời hạn hợp đồng; (e) giá chuyển giao quyền sử dụng; (g) quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.
Việc sử dụng cụm từ “phải có” ở quy định này dẫn đến cách hiểu là những nội dung liệt kê trong điều luật là nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng li-xăng. Quy định như vậy là không hợp lý vì một trong những nguyên tắc cơ bản của hợp đồng là sự tự do thoả thuận. Các bên trong hợp đồng có toàn quyền tự do đàm phán thoả thuận những nội dung mình cho là hợp lý và cần thiết, miễn là những nội dung đó không trái pháp luật. Do đó, việc pháp luật đề ra những nội dung bắt buộc phải có trong một hợp đồng là không phù hợp với các nguyên tắc của pháp luật dân sự nói chung và pháp luật Việt Nam nói riêng.
Mặt khác, có thể thấy rõ ràng trong quy định này, pháp luật Việt Nam không đề cập đến vấn đề kiểm soát chất lượng như một nội dung cơ bản và quan trọng của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, mà chỉ đề cập thông qua vấn đề pháp lý liên quan đến điều khoản
tie-in[12]. Việc không quy định “điều khoản kiểm soát chất lượng” như một nội dung cơ bản cần có của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có thể coi là một hạn chế của pháp luật Việt Nam. Do lịch sử phát triển của lĩnh vực SHTT tại Việt Nam còn non trẻ, kiến thức pháp luật SHTT của doanh nghiệp Việt Nam còn chưa vững vàng, nên rất cần có sự hướng dẫn, quy định rõ ràng và chi tiết của pháp luật. Các quy định về nội dung cơ bản của hợp đồng li-xăng trong pháp luật có thể coi là nội dung định hướng, tham khảo cần thiết để các bên lưu ý khi đàm phán. Khi không có sự quy định của pháp luật, doanh nghiệp hoàn toàn có thể không để ý đến nội dung này. Trên thực tế, tuy pháp luật không quy định cụ thể, các bên vẫn có thể thoả thuận nội dung này trong điều khoản “quyền và nghĩa vụ của các bên” - một nội dung cơ bản của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu theo điểm g khoản 1 Điều 144. Tuy vậy, việc các bên không thỏa thuận vấn đề kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu vẫn có thể xảy ra và có thể ảnh hưởng đến uy tín cũng như việc kinh doanh của bên chuyển giao. Trong khi đó, khi quy định nội dung này như một nội dung cơ bản của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và là căn cứ để giải quyết tranh chấp (nếu có) theo cách quy định của pháp luật Liên minh châu Âu, các bên sẽ có được nhận thức rõ ràng hơn về việc nên thoả thuận về vấn đề này, cũng như tránh được rủi ro vì thiếu hiểu biết mà không để cập đến vấn đề đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ khi li-xăng, gây ảnh hưởng xấu đến chủ sở hữu. Do đó, vấn đề kiểm soát chất lượng nên được thể hiện rõ ràng, cụ thể trong luật như một nội dung cơ bản của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, vì nó là một trong những nội dung cơ bản và đặc biệt nhất của dạng li-xăng này.
Vấn đề kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng rất cần được pháp luật điều chỉnh một cách hợp lý và đúng đắn. Bởi lẽ, nếu quy định của pháp luật không rõ ràng, các bên có thể lạm dụng vấn đề này để đưa ra những nghĩa vụ liên quan đến điều khoản tie-in một cách khắt khe có chủ ý để gây ảnh hưởng xấu đến thị trường cạnh tranh và các bên có liên quan. Trong khi đó, việc thiếu sót nội dung này trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu gây rủi ro rất lớn đến uy tín của chủ sở hữu cũng như sự tồn tại của nhãn hiệu và quyền lợi của người tiêu dùng. Chính vì vậy, pháp luật SHTT Việt Nam cần có một cách quy định hợp lý hơn về vấn đề “nội dung cơ bản” của hợp đồng li-xăng cũng như bổ sung vấn đề kiểm soát chất lượng như một nội dung cơ bản nên có trong hợp đồng.
Trong bối cảnh tăng cường bảo hộ quyền SHTT cũng như sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu của các doanh nghiệp đối với li-xăng nhãn hiệu ngày càng tăng cao. Do đó, một khung pháp lý chặt chẽ, đầy đủ và hợp lý sẽ là điều kiện quan trọng tiên quyết giúp cho hoạt động li-xăng nhãn hiệu nói riêng và li-xăng các quyền SHTT nói chung thuận lợi, đồng thời đẩy mạnh được hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong các mối quan hệ kinh tế, thương mại trong nước và quốc tế./.
[1] Khoản 16 Điều 4 Luật SHTT Việt Nam.
[2] Guy Tritton,
Intellectual property in Europe, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, London, 2002
, tr. 669.
[3] Guy Tritton,
Intellectual property in Europe, 2nd Edition, tlđd, tr 669.
[4] Điều 101(1) Hiệp ước về Chức năng của Liên minh châu Âu quy định (nguyên văn):
“The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: all agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market, and in particular those which: (…) (c) share markets or sources of supply;
[5] Guy Tritton,
Intellectual property in Europe, 2nd Edition, tlđd, tr 669.
[6] Guy Tritton,
Intellectual property in Europe, 2nd Edition, tr 669.
[7] Case
Re Campari, Case 78/253, [1978] 2 C.M.L.R. 397, trích từ Guy Tritton,
Intellectual property in Europe, 2nd Edition, tlđd, trang 670.
[8] Case Moosehead/Whitbread [1990] O.J.L100/32; [1991] 4 C.M.L.R. 391, trích từ Guy Tritton,
Intellectual property in Europe, 2nd Edition, tlđd, trang 670.
[9] Nhãn hiệu Cộng đồng là một loại nhãn hiệu đặc biệt của Cộng đồng Liên minh châu Âu. Tại Liên minh châu Âu, người ta chia nhãn hiệu thành 4 loại căn cứ vào phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu: nhãn hiệu quốc gia (national trademark) - được bảo hộ trong phạm vi quốc gia; nhãn hiệu Benelux (Benelux trademark) - được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ các quốc gia Benelux (bao gồm quốc gia Bỉ, Luxembourg và Hà Lan) chỉ cần qua một thủ tục đăng ký duy nhất; nhãn hiệu Cộng đồng (Community trademark) - được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ của toàn bộ Cộng đồng Liên minh Châu Âu chỉ cần qua một thủ tục đăng ký duy nhất; nhãn hiệu quốc tế (international trademark) - được bảo hộ trong phạm vi quốc tế (các quốc gia) theo thủ tục của Điều ước quốc tế về vấn đề này - Hiệp định Madrid và Nghị định thư liên quan đến Hiệp định Madrid.
[10] Khoản (2) Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC quy định (nguyên văn):
“(2). The proprietor of a trade mark may invoke the rights conferred by that trade mark against a licensee who contravenes any provision in his licensing contract with regard to:
(a) its duration;
(b) the form covered by the registration in which the trade mark may be used;
(c) the scope of the goods or services for which the licence is granted;
(d) the territory in which the trade mark may be affixed; or
(e) the quality of the goods manufactured or of the services provided by the licensee.”
Khoản (2) Điều 22 Quy chế 207/2009 quy định (nguyên văn):
“(2). The proprietor of a Community trade mark may invoke the rights conferred by that trade mark against a licensee who contravenes any provision in his licensing contract with regard to:
(a) its duration;
(b) the form covered by the registration in which the trade mark may be used;
(c) the scope of the goods or services for which the licence is granted;
(d) the territory in which the trade mark may be affixed; or
(e) the quality of the goods manufactured or of the services provided by the licensee”.
[11] Nguyên tắc này được thể hiện rõ ràng trong phán quyết của án lệ Dior-Case C-59/08, Copad SA v. Christian Dior couture SA, Vincent Gladel, as liquidator of Société industrielle lingerie (SIL), Société industrielle lingerie (SIL), [2009] All ER (D) 193 (Apr).
Nguồn: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=77989&doclang=EN
[12] Vấn đề về điều khoản tie-in trong pháp luật Việt Nam đã được phân tích tại Mục 2 của bài viết.
